Abmahnung im Markenrecht

Stellt der Markeninhaber fest, dass ein Dritter die Marke bzw. ein verwechselbar ähnliches Zeichen ohne Erlaubnis in markenmäßiger Weise für identische oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen nutzt, kann er eine Abmahnung wegen Markenverletzung aussprechen.

Die Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass der Durchschnittverbraucher die Marken wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit zueinander und der Identität oder Ähnlichkeiten der Waren bzw. Dienstleistungen, für die die Marken benutzt bzw. eingetragen sind, denken könnte, dass die Waren bzw. Dienstleister vom selben Anbieter stammen.

Der Umstand, dass es sich bei dem Abmahner um den Markeninhaber handelt, bedeutet nicht, dass eine Markenrechtsverletzung tatsächlich vorliegt und dem Abmahner ein Unterlassungsanspruch zusteht.

Es muss genau geprüft werden, ob eine Markenverletzung vorliegt bzw. vorliegen könnte. Die wichtigste Voraussetzung für eine Markenverletzung ist, dass ein identisches oder ähnliches Zeichen für identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen benutzt wird (§ 9 MarkenG). Voraussetzung für die Markenverletzung ist in der Regel die Verwechslungsgefahr.

Die Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass der Durchschnittverbraucher die Marken wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit zueinander und der Identität oder Ähnlichkeiten der Waren bzw. Dienstleistungen, für die die Marken benutzt bzw. eingetragen sind, denken könnte, dass die Waren bzw. Dienstleister vom selben Anbieter stammen.

Umso größer die Ähnlichkeiten sind, umso wahrscheinlicher ist die Bejahung der Verwechslungsgefahr.

         

BPatG Beschluss vom 10.08.2020 – Az. 25 W (pat) 557/19

Eine Markenverletzung kann nicht vorliegen, wenn:

• der Abgemahnte die Marke nicht markenmäßig benutzt hat;
• kein Handeln im geschäftlichen Verkehr vorliegt (§ 14 Abs. 2 MarkenG);
• eine zulässige beschreibende Benutzung der Marke vorliegt, (§ 23 MarkenG);
• die Rechte an der Marke erschöpft sind (§ 24 MarkenG);
• keine markenrechtliche Ansprüche wegen Nichtbenutzung der Marke (§ 25 MarkenG)

Wenn der Markeninhaber die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, nicht benutzt hat, kann sich der Abgemahnte mit der Einrede der Nichtbenutzung wehren. Der Abgemahnte und jede andere Person kann einen Antrag auf Löschung der Marke wegen Nichtbenutzung stellen.

Peugeot klagte auf Löschung der Ferrari-Marke

wegen Nichtbenutzung und bekam Recht.
LG Düsseldorf Urteil 02.08.2017 Az. 2a O 166/16

Eine Abmahnung kann der Markeninhaber aussprechen.

Der Abgemahnte sollte zunächst recherchieren, ob es sich bei dem Abmahner tatsächlich um den Inhaber der betroffenen Marke handelt.

Über die Rechercheseite des DPMA haben Sie die Möglichkeit, die Markenregister von DPMA, EUIPO und WIPO kostenfrei zu überprüfen.

https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/basis

Mit der Abmahnung wird der Benutzer der Marke darauf hingewiesen, dass eine Markenrechtsverletzung vorliegt, und dazu aufgefordert diese zukünftig zu unterlassen. Die Abmahnung enthält typischerweise folgenden Inhalt:

• Beschreibung des zugrunde liegenden Sachverhalts
• Nennung der betroffenen Marke
• Rechtliche Begründung, warum es sich bei der Nutzung des Zeichens um eine Verletzung von Markenrechten handelt
• Aufforderung zur Unterlassung der Markennutzung + Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung
• Aufforderung zur Erteilung von Auskunft über die genaue zeitliche und räumliche Nutzung der Marke (Vorlagen von Belegen, Rechnungen usw.)
• Ankündigung einer Schadensersatzforderung
• Aufforderung zur Erstattung der entstandenen Anwaltsgebühren.
• Androhung gerichtlichen Schritte
• Vorformulierte Unterlassungserklärung
• Fristsetzung

Wenn man zu dem Ergebnis gelangt, dass eine Markenverletzung vorliegt, ist es meist sinnvoll – aber nicht immer – eine modifizierte Unterlassungserklärung abzugeben.

Vorformulierte Unterlassungserklärungen sind meistens zu weit gefasst und verpflichten den Abgemahnten zu mehr als er muss. Modifizierte Unterlassungserklärungen sind daher sinnvoll.

Der Abgemahnte sollte sich per Unterlassungserklärung in der Regel nicht zu mehr verpflichten als unbedingt notwendig ist.

Es kann allerdings auch sinnvoll sein, eine Unterlassungserklärung abzugeben, wenn keine Markenverletzung vorliegt. Ebenso kann es sinnvoll sein, keine Unterlassungserklärung abzugeben, obwohl eine Markenverletzung vorliegt.

Bei der Entscheidung, ob man eine Unterlassungserklärung abgibt oder nicht, gilt es immer die möglichen Folgen der Unterlassungserklärung zu berücksichtigen.

Wenn der Abgemahnte eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben hat und er die Marke dennoch benutzt, kann der Abmahner eine Vertragsstrafe verlangen.

Nach einem Verstoß gegen die Unterlassungserklärung kann der Abmahner eine Unterlassungserklärung mit einer höheren Vertragsstrafe fordern.

Wenn der Abgemahnte keine Unterlassungserklärung abgibt, kann der Markeninhaber den Erlass einer einstweiligen Verfügung beim zuständigen Landgericht beantragen oder Klage einreichen.

Mit der einstweiligen Verfügung kann man im Schnellverfahren den Unterlassungsanspruch des Markeninhabers gerichtlich durchsetzen. Der Markeninhaber muss hierzu seinen Unterlassungsanspruch nur glaubhaft machen, aber nicht beweisen. Mittels der einstweiligen Verfügung kann das Gericht dem Gegner die Markenbenutzung sofort verbietet.

Wenn der Markeninhaber das Gericht überzeugen kann, erlässt das Gericht innerhalb von wenigen Tagen die einstweilige Verfügung. Voraussetzung für die einstweilige Verfügung ist, dass der Markeninhaber noch nicht länger als einen Monat Kenntnis von der Markennutzung durch den Dritten hat.

Mit der Klage kann der Anspruch auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Schadensersatz und die Erstattung der durch die Abmahnung entstandenen Anwaltskosten geltend gemacht werden. Ein Klageverfahren kann sich über viele Jahre hinziehen. Die Kosten eines Klageverfahren entstehen, sind wesentlich höher als die eines Verfügungsverfahrens.

Im Fall der berechtigten Abmahnung muss der Abgemahnte die Anwaltskosten des Abmahners übernehmen. Die Höhe der Anwaltskosten hängt vom sogenannten Streitwert ab. Die Rechtsprechung sieht den „Regelstreitwert“ bei 50.000 € (BGH Beschluss vom 16.04.2020 – Az. I ZB 97/19).

Bei einem Streitwert von 50.000 € liegen die Anwaltsgebühren für die Abmahnung nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz bei 1.682,70 € (netto). Im Einzelfall kann der Streitwert angesichts des Interesses des Markeninhabers deutlich höher liegen (z.B. BGH Langenscheidt-Gelb: 500.000 €). Bei einem Streitwert von 500.000 € liegen die Anwaltsgebühren für die Abmahnung bei 4.620,70 €.

Eine Abmahnung darf nicht ignoriert werden. Wird nicht binnen der vom Abmahner gesetzten Frist reagiert, läuft der Abgemahnte Gefahr, dass eine einstweilige Verfügung gegen ihn erlassen wird.

Will der Abgemahnte keine Unterlassungserklärung abgeben, sollte er seine Auffassung dem Abmahner in einer ausführlichen Stellungnahme darlegen.

Wenn der Abmahner wegen der Verweigerung der Abgabe der Unterlassungserklärung einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung stellt, muss er dem Gericht die Stellungnahme des Abgemahnten vorlegen. Das Gericht erlangt so auch eine Sachverhaltsdarstellung von Seiten des Abgemahnten und dessen rechtliche Bewertung der Sache.

Das Gericht wird bei der Entscheidung über den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung die Stellungnahme des Abgemahnten berücksichtigen müssen.