Abmahnung im Markenrecht

Stellt ein Markeninhaber fest, dass seine Marke oder eine ähnliche Marke für dieselben oder ähnliche Waren/Dienstleistungen gewerblich benutzt wird, kann er den Nutzer abmahnen.  In der Abmahnung wird der Nutzer der Marke zur Unterlassung der Markenbenutzung, der Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung und der Auskunftserteilung aufgefordert. Für die Erfüllung der Aufforderung wird in einer Abmahnung immer eine kurze Frist gesetzt und mit gerichtlichen Schritten gedroht, wenn der Markennutzer nicht fristgerecht handelt.  

Daneben kündigt der Abmahner die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und Erstattungsansprüchen bzgl. der durch die Abmahnung entstandenen Anwaltskosten an.

Die Abmahnung bedeutet nicht, dass tatsächlich eine Markenrechtsverletzung vorliegt und dem Abmahner ein Unterlassungsanspruch zusteht. Selbst die unerlaubte Nutzung einer identischen Marke stellt nicht automatisch eine Markenrechtsverletzung dar. 

Es muss genau geprüft werden, ob eine Markenverletzung in Frage kommt. Voraussetzung für eine Markenverletzung ist in der Regel die Verwechslungsgefahr (§ 14 MarkenG) zwischen den beiden Marken. Die Verwechslungsgefahr erfordert, dass die Zeichen identisch oder ähnlich sind und für identische Waren/Dienstleistungen gewerblich benutzt werden.

Bei der Frage der Verwechslungsgefahr ist abzustellen auf den sogenannten Durchschnittverbraucher. Ist davon auszugehen, dass der Durchschnittverbraucher wegen der Ähnlichkeit der Marken annimmt, dass es sich bzgl. der Waren/Dienstleistungen um denselben Anbieter handelt, ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. 

Umso größer die Ähnlichkeit der Marken, umso eher ist eine Verwechslungsgefahr anzunehmen.

         

BPatG Beschluss vom 10.08.2020 – Az. 25 W (pat) 557/19

Eine Markenverletzung kann nicht vorliegen, wenn:

• die Marke markenmäßig genutzt wird
• kein Handeln im geschäftlichen Verkehr vorliegt (§ 14 Abs. 2 MarkenG)
• die Marke rein beschreibend benutzt wird, (§ 23 MarkenG)
• die Rechte an der Marke erschöpft sind (§ 24 MarkenG)
• die „verletzte“ Marke seit mehr 5 Jahren nicht benutzt wird (§ 25 MarkenG)

Der Abgemahnte kann sich gegen den Vorwurf der Markenrechtsverletzung erfolgreich mit der Einrede der Nichtbenutzung wehren, wenn der Markeninhaber die Marke  über 5 Jahre nicht benutzt hat.

Der Abgemahnte und jede andere Person können beim zuständigen Markenamt einen Antrag auf Löschung der Marke wegen Nichtbenutzung stellen.  

Peugeot klagte auf Löschung der Ferrari-Marke

wegen Nichtbenutzung und bekam in erster Instanz Recht (LG Düsseldorf Urteil 02.08.2017 Az. 2a O 166/16). Ferrari hat gegen das Urteil vor dem OLG Düsseldorf Berufung eingelegt. Das OLG Düsseldorf hat die Sache dem EuGH als Vorlageentscheidung vorgelegt. Nach dem Urteil des EuGH vom 22.10.2020 ist davon auszugehen, dass das OLG Düsseldorf die Klage abweisen wird und die Marke nicht gelöscht wird. 

Eine Abmahnung kann der Markeninhaber und der Inhaber der exklusiven Nutzungsrechte an der streitgegenständlichen Marke aussprechen.

Der Abgemahnte sollte sofort ermitteln, ob es sich bei dem Abmahner tatsächlich um den Inhaber der streitgegenständlichen  Marke handelt.

Das DPMA und das EUIPO bieten online Mittel für die Markenrecherche an. Hierüber können Sie prüfen in welchen Ländern eine Marke für wen geschützt ist.  sind.  

https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/basis

https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview

Mittels der Abmahnung wird der Benutzer der Marke darauf aufmerksam gemacht, dass eine Markenrechtsverletzung vorliegt, und dazu aufgefordert, die Nutzung der Marke zukünftig zu unterlassen. Die Abmahnung umfasst typischerweise folgende Elemente:

• Beschreibung der relevanten Umstände
• Nennung der betroffenen Marke
• Rechtliche Begründung, warum eine Markenrechtsverletzung vorliegt
• Aufforderung zur Unterlassung der Markenbenutzung und Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung
• Aufforderung zur Auskunftserteilung bzgl. der Benutzung der Marke (Vorlagen von Katalogen, Rechnungen usw.)
• Hinweis auf Schadensersatzanspruch
• Hinweis auf Erstattungsanspruch bzgl. der Rechtsanwaltsgebühren
• Ankündigung der gerichtlichen Geltendmachung 
• Vorformulierte Unterlassungserklärung
• Fristsetzung für Abgabe der Unterlassungserklärung

Wenn die Prüfung zu dem Ergebnis führt, dass die Markenbenutzung rechtswidrig ist, ist es in den meisten Fällen  sinnvoll – aber nicht immer – eine modifizierte Unterlassungserklärung abzugeben. Durch die Abgabe wird die sogenannten Wiederholungsgefahr beseitigt.

Die vorformulierten Unterlassungserklärungen beinhaltet häufig zu viele Verpflichtungen.  Die Modifizierung der vorformulierten  Unterlassungserklärung ist daher meistens ratsam.

Der Abgemahnte sollte sich per Unterlassungserklärung in der Regel nicht zu mehr verpflichten als unbedingt notwendig.

Es gibt aber immer wieder Fälle in denen es von Vorteil ist, eine Unterlassungserklärung abzugeben, obwohl keine Markenverletzung gegeben ist. Ebenso kann es ratsam sein, keine Unterlassungserklärung abzugeben, obgleich eine Markenverletzung vorliegt.

Bei der Entscheidung, ob man eine Unterlassungserklärung abgibt oder nicht, müssen die möglichen Konsequenzen der Unterlassungserklärung unbedingt beachtet werden. Eine Abwägung der Risiken ist geboten.

Wenn der Abgemahnte eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben hat und er die Marke trotzdem erneut benutzt, kann der Abmahner eine Vertragsstrafe fordern.

Nach einem Verstoß gegen die Unterlassungserklärung kann der Abmahner eine zweite Unterlassungserklärung verlangen.  Bei einem Verstoß gegen die zweite Unterlassungserklärung fällt die Vertragsstrafe höher aus.

Wenn der Abgemahnte die Abgabe einer Unterlassungserklärung verweigert, kann der Markeninhaber den Erlass einer einstweiligen Verfügung beim zuständigen Landgericht beantragen oder auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz klagen.

Im einstweiligen Verfügungsverfahren hat man die Chance den Unterlassungsanspruch schnell und kostengünstig durchzusetzen. Das Gericht entscheidet innerhalb weniger Tage oder Wochen, allerdings nur einstweilen.

Der Markeninhaber muss seinen Unterlassungsanspruch dem Gericht gegenüber glaubhaft machen, aber nicht beweisen. Mittels der einstweiligen Verfügung kann das Gericht dem Gegner die Markenbenutzung sofort einstweilige verbieten.

Voraussetzung für die einstweilige Verfügung ist die Eilbedürftigkeit/Dringlichkeit. Die Eilbedürftigkeit wird von den Gerichten immer angenommen, wenn der Markeninhaber von der Benutzung seiner Marke durch einen Dritten noch nicht länger als einen Monat weiß. 

Per Klage kann der Anspruch auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Schadensersatz und die Erstattung Anwaltskosten durchgesetzt werden.  Ein Klageverfahren dauert häufig viele Jahre. Die Kosten eines Klageverfahrens sind  höher als die eines Verfügungsverfahrens. Die Schnelligkeit und die Kosten sprechen für das Verfügungsverfahren.

Es gilt allerdings zu beachten, dass die einstweilige Verfügung nur einstweilen gilt. Die Antragsgegner kann Widerspruch gegen die einstweilige Verfügung einlegen und das Gericht setzt einen Verhandlungstermin für die kommenden Wochen fest. Nach der Verhandlung bestätigt das Gericht die einstweilige Verfügung per Urteil oder hebt die einstweilige Verfügung auf und weist den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurück.  

Im Fall der berechtigten Abmahnung ist der Abgemahnte zur Erstattung der Rechtsanwaltskosten verpflichtet. Die Höhe der Anwaltskosten hängt vom sogenannten Streitwert ab. Der Streitwert liegt bei Markensachen fast nie unter 50.000 €. (BGH Beschluss vom 16.04.2020 – Az. I ZB 97/19).

Bei einem Streitwert von 50.000 € liegen die Anwaltskosten für die Abmahnung nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz bei 1.682,70 € (netto).

Bei bekannten Marken liegt der Streitwert deutlich höher (z.B. Marke „Sparkasse-Rot„, Streitwert: 10.000.000 € (BGH I ZB 52/15 – Beschluss vom 24.11.2016.  Das Anwaltshonorar für die Abmahnung beläuft sich bei einem Streitwert von 10.000.000 € gemäß des RVG auf 45.355,70 € (netto).

Eine Abmahnung sollte nie ignoriert werden. Wenn der Abgemahnte nicht innerhalb der gesetzten Frist reagiert, droht die einstweilige Verfügung im Schnellverfahren. 

Der Abgemahnte sollte nach Erhalt der Abmahnung ausführlich Stellung nehmen. Der Abmahner ist bei Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung dazu verpflichtet, dem Gericht das Antwortschreiben vorzulegen.

Das Gericht wird die Stellungnahme des Abgemahnten berücksichtigen.